112年5月2日公布商標識別性審查基準修正
112年5月2日公布商標識別性審查基準修正
配合111年9月1日商標識別性審查基準修正，經濟部智慧財產局於2023年5月2日公告「聲明不專用審查基準」修正草案，藉以進一步釐清商標應聲明不公告以及無須聲明不公告的各種態樣。本文將針對本次修正之判斷原則進行分析說明。
商標圖樣中所包含不具識別性部分，是否「有致商標權範圍產生疑義之虞」而應聲明不專用，其考量因素如下：
(1)圖樣中為指定商品或服務相關說明之不具識別性部分，係申請人創用或少見業者使用的文字組合，有可能致申請人誤以為就該部分得單獨主張權利，且消費者及競爭同業對於商標圖樣中之該部分是否取得商標權易產生疑義者，應聲明不專用。
案例(應聲明不專用)：
本案指定商品/服務項目包含食品零售批發。「零食研究所」雖為少見同業及公眾用以說明指定之服務，但有致產生疑義之虞，應聲明不專用。
(2)說明性及通用名稱以外之其他不具識別性標識，例如：姓氏、標語、成語、流行用語等不具說明性的文字，為業者通常喜好使用，或想以之取得專用，此等標識，如經判斷不具識別性者，為避免申請人以為可以就該部分主張權利，原則上應聲明不專用。但市場上常見習用的祈福性或宣傳性廣告用語，消費者及競爭同業對商標權人未取得該等用語的專用權利，不會產生疑義者，無須聲明不專用。
案例(應聲明不專用)：
本案指定商品/服務項目包含水煎包商品。原則上「水煎包」屬通用名稱無須聲明不專用，「老蔡」為不具說明性的文字，且為業者通常喜好使用。「老蔡水煎包」為一整體概念，應將「老蔡水煎包」聲明不專用，避免產生疑義。
案例(無須聲明不專用)：
本案指定商品/服務項目為服飾類。圖樣中「恭喜發財」為常見用以廣告宣傳的祈福用語，無須聲明不專用。
(3)二以上之阿拉伯數字、型號、記號等經認定不具識別性者，原則上應聲明不專用。但數字代表的說明意涵明確(例如規格、數量、時間、年代等)，或為業界所常用代表吉利、幸運之數字，得認定無致商標權範圍產生疑義之虞者，不在此限。
案例(無須聲明不專用)：
本案指定商品/服務項目包含機車及其零組件。圖樣中「125」明顯為機車排氣量規格說明，因此無須聲明不專用。
(4)不具識別性部分在圖樣中標示的位置、字體大小或所占比例，可能影響申請人是否想要就該部分取得商標權之判斷者，例如：商標圖樣中不具識別性部分，係經設計且特別放大或突顯，致該部分文字或圖形是否取得權利有產生疑義之虞者，應聲明不專用。但經例示為無須聲明不專用事項者，不在此限。
案例(應聲明不專用)：
圖樣中「曾」為姓氏，雖經設計，仍能辨識出原來的文字。為避免疑慮，應聲明為：本件商標不就「曾」文字主張商標權。
小結
智慧財產局在本次修正中加入了數項是否需聲明不專用的考量原則。但是作者始終認為，如規定商標中具有不具識別性的部分一律應聲明不專用，豈不使商標權人、消費者或是競爭同業更為直接且清楚明瞭商標權利之範圍嗎？至於，對於商標中是否仍包含應聲明不專用而未聲明的部分，可透過評定程序(目前法規中，可提出評定的部分未包含29條第3項)即可。拙見，提供各界討論。