近似設計在我國與中國大陸之申請策略比較
近似設計在我國與中國大陸之申請策略比較
設計專利旨在保護物品的外觀，設計者在創作的過程中，常常會將一個設計理念發展出多個產品設計，例如：一外觀應用於近似的產品上，或是在相同的物品上產生許多近似的外觀，此類之創作通稱為近似設計。以創作者的角度，當然希望每一種設計都能夠得到適當的保護。然而，在不同國家的專利制度下，對於近似設計的保護略有不同。本文將以我國與中國大陸的專利制度對於近似設計的申請策略進行探討，據以找出差異處，進而提供申請人於兩岸申請近似設計時之參考。
一、法規之探討：
- 我國專利法規
我國專利法第123條規定：「申請專利之設計，與申請在先而在其申請後始公告之設計專利申請案所附說明書或圖式之內容相同或近似者，不得取得設計專利。但其申請人與申請在先之設計專利申請案之申請人相同者，不在此限。」同法第127條第1項復有規定：「同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。」另外，衍生設計的申請時機為自原設計的申請日起至原設計專利公告日(專128 II, II)。衍生設計必須與原設計近似，如僅與其他衍生設計近似卻與原設計不近似者，不得申請衍生設計(專128 IV)。
由此可知，我國專利法允許近似專利在不同設計專利案同時存在，但前提是這些設計專利的申請人必須是同一人，且在這些近似設計中，必須選擇其中一者為原設計，其他則為衍生設計。
- 中國大陸專利法規：
中國大陸專利法第23條第1項規定：「授予專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公告的專利文件中。」前述法規一般稱之為「牴觸申請」，與我國專利法規相異處在於即使申請人為同一人，在中國大陸也不允許兩個或兩個以上的近似外觀設計案(中國大陸稱為相似外觀設計)同時存在。
那麼多個相似的外觀設計在中國大陸應如何保護呢？中國大陸專利法第127條第1項規定：「一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計，或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出。」。另，專利法實施細則第35條第1項後段則規定：「一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項。」由此可知，在中國大陸，如有多個相似外觀設計，須以合案申請的方式進行，但一件外觀設計申請案中至多僅可有10項相似外觀設計。
此外，與我國衍生設計相同，在合案申請的多個相似外觀設計中，必須指定其中一者為基礎設計，而其他設計須與該基礎設計相似，如其他設計未與該基礎設計相似，僅與另一其他設計相似，則該其他設計不被允許合案申請(專施35 I)。
二、近似設計在我國與中國大陸的申請策略：
- 在我國申請多件近似設計的建議
根據我國設計專利的相關法規，申請人如有兩件或兩件以上近似設計欲提出申請，可以先選擇其中一者為原設計提出申請，而其他的近似設計均須與原設計近似，並於該原設計之申請日起至公告前提出申請即可。
剩下需決定的事項為：近似設計應以衍生設計專利還是以設計專利提出申請？
如果您為申請過相當數量的設計專利的申請人(或代理人)，一定會遇到以衍生設計專利提出申請時，審查委員卻認為其與原設計不近似，要求改請為設計專利；亦或是以設計專利提出申請後，審查委員認為其與您的另一設計專利近似，而要求改請為衍生設計專利的情形。
依據筆者的實務經驗，我會建議申請人如有件或兩件以上近似設計欲提出申請，先以原設計與衍生設計的形式提出申請。在此狀態下，如審查委員同意此申請方式，代表衍生設計與原設計為近似。當原設計因故消滅時，衍生設計仍可獨立存在(專138 II)，且其專利範圍可涵蓋原設計之態樣。
如審查委員認為任一衍生設計為不近似時，僅需將該(等)衍生設計改請為設計專利即可克服。
- 在中國大陸申請多件相似外觀設計的建議
根據中國大陸的外觀設計相關法規，如有兩件或兩件以上相似外觀設計欲提出申請，最好是以合案的方式提出申請，也就是將這些申請人有相似可能的外觀設計(至多10件)均放在同一外觀設計申請案中提出。如審查委員認為任一其他設計為不相似時，可以提出分割申請，將該不相似的外觀專利分案處理。
但如將這些外觀設計均申請為獨立的外觀設計，而審查委員認為其為相似外觀設計時，由於中國大陸無改請程序，申請人除了說服審查委員這些為不相似的外觀設計外，僅有保留一者並放棄其他的外觀設計的方式，才能克服此一駁回理由。在此情形下，放棄之外觀設計，在某些角度下代表著其與保留下來的外觀設計為相似外觀設計，也就是保留的外觀設計專利範圍應可涵蓋那些被放棄的外觀設計。
結論
由於大部分的國家均為某些國際性組織的會員，例如：聯合國(UN)、世界貿易組織(WTO)，在這些國際性組織的規範下，各國的專利法規已趨向於一致，然而各國的申請制度仍是存在者某些程度上的差異。熟知各國專利申請制度，並就其適當的規劃，才是能夠為自己的權利取的良好保護的不二法門。