專利請求項中的負面表現方式之記載方式
專利請求項中的負面表現方式之記載方式
專利法第26條第2項明文規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」。其中所謂的「明確」係指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。因此，請求項中原則上禁止使用負面表現方式記載，例如：請求項中使用負面表現方式，例如「除 請求項中使用負面表現方式，例如「除 …… 之外」 (disclaimer)、「非 …… 」或類似排除用語。
然而，請求項中也並非絕對不可以使用負面表現方式記載，例如：此類用語在特定技術領域中具有明確的涵義，或該發明所屬術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍；又或是為迴避先前技術，得將屬於先前技術的部分，以負面表現方式 明確排除之。
本文將針對再請求項中使用負面表現方式記載的時機與方式進行探討，並且納入2021年版審查基準中新增之負面表現方式之修正的內容。
一、發明所屬術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍者：
範例：
[申請專利範圍]
一種自行車座墊立管，包含插束段及座墊立管兩部分，兩者均呈非圓管形態，以利相互插置結合。
[說明]
如說明書明確揭示插束段及座墊立管以非圓管形態達成不自轉之特定功效者，屬發明所屬術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍之情形，此負面表現方式記載不會導致請求項不明確。
筆者認為如能在請求項中明確定義：「藉以使該插束段及該座墊立管無法相對轉動」，應能有更明確的表示。
二、負面表現用語在特定技術領域中具有明確的涵義者：
範例：
[申請專利範圍]
一種毛毯，其特徵在於包含多個相互平行疊置的非織造紗線組合件，……
[說明]
「非織造」(non-woven) 為紡織業的一種技術，指不以織造(機、針等)方式即能夠使纖維相互結合在一起而構成纖維層之技術；其產物為非織物(不織布)。因此，「非織造」用語在所屬技術領域中具有明確的涵義，不會導致請求項不明確。
三、請求項中為排除與先前技術重疊部分所使用之負面表現方式記載：
當請求項經實體審查後發現，一部分的專利範圍與先前技術重疊，此時申請人得以負面表現方式修正請求項，藉以排除與先前技術重疊的範圍而取得專利。例如：請求項以上位概念記載某一記述特徵，而引證案中揭示了該上位概念的某一或某些技術，如無法以正面表現方世界定排除重疊的部分後的範圍，則得以負面表現方式排除與先前技術重疊的部份的記載方式進行修正。
事實上，請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容，如該內容無法由說明書、圖示或申請專利範圍中直接且無奇異得知者，則有引進新事項(new matter)之虞，特別是在數值界定的部分。但為使申請人順利取專利權，故將此種修正視為例外事項，不視為引進新事項。
在2021年修正之審查基準中，新引進請求項中為排除與先前技術重疊部分所使用之負面表現方式記載僅限於以下4種情形之規定：
(i)為克服不具新穎性之引證文件；
(ii)為克服擬制喪失新穎性之引證文件；
(iii)為克服不符先申請原則之引證文件，惟「同日」不適用該方式之修正；
(iv)排除法定不予專利之標的，例如排除物之請求項中「實施於有生命之人體動物上步驟」。
換言之，請求項中使用負面表現方式記載的修正，必須在為排除該請求項中有不符合專利法第22條第1項(新穎性)與第2項(進步性)、第23條(擬制新穎性)、第24條(訂定不予專利項目)與第31條(先申請主義)規定之部分的前提下進行，方能核准其修正。
範例1(註1)：
[原申請專利範圍]
「含有以 Na 離子為陽離子之無機鹽為主成分之鐵板洗淨劑」。
[先前技術]
「含有以 CO3 離子為陰離子之無機鹽為主成分的鐵板洗淨劑」。
[修正申請專利]
「含有以 Na 離子為陽離子之無機鹽為主成分，但排除以 CO3 離子為陰離子，之鐵板洗淨劑」
範例2
[原申請專利範圍]
某一數值「X1=600~10000」。
[先前技術]
「X2=240~1500」。
[修正申請專利範圍]
「X1>1500~10000」或是「X1=600~10000，但不包括600~1500」。
筆者註：數值1500已揭示於先前技術，因此修正之申請專利範圍必須排除之。
範例3(註2)：
[原申請專利範圍]
一種作為血小板聚集抑制劑之醫藥組成物，其含有根據申請專利範圍第1
項之（+）－（S）－氯匹多瑞硫酸氫型式2的晶態多晶型物為活性成份，且併用至少一種醫藥賦形劑。
[更正申請專利範圍]
一種作為血小板聚集抑制劑之醫藥組成物，其含有根據申請專利範圍第1
項之（+）－（S）－氯匹多瑞硫酸氫型式2的晶態多晶型物為活性成份，且併用至少一種醫藥賦形劑；其中該醫藥組成物不是溶液形式。
[法院見解]
因型式2為一晶態多晶型物，為一固體型式，若醫藥組合物呈溶液型式，將無多晶型存在可言，因此，就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，包含溶液型式的氯匹多瑞硫酸氫當然不在系爭專利原申請專利範圍第9 項之專利權範圍內。而在已核准之申請專利範圍中利用「排除式」的記載方式，以釋明「先前技術並不涵蓋於申請專利之範圍內」之事實，依據專利審查基準第2-1-28頁規定「以負面表列方式將屬於先前技術的部分明確排除於申請專利範圍之外」，乃專利審查實務所例外允許之請求項記載方式。
結論
申請專利範圍原則上應以正面表現方式記載，以期讓技術領域中具有通常知識者能明確了解其範圍。負面表現方式記載多屬例外，必須在特定的情況下使用，方無為專利法相關之規定。此外，各國對於負面表現方式請求項的規定多有不同，相關從業人員應保持更謹慎的態度使用。
註1：摘自日本專利審查基準。
註2：摘自智慧財產法院 99 年行專訴字第 148 號判決。
永冠國際專利商標事務所
王德文 專利師彙編