淺談專利一案兩請的申請要件
淺談專利一案兩請的申請要件
前言
在申請專利時，時常會聽到一案兩請，何謂一案兩請呢? 一案兩請乃是一創作技術同時申請發明專利與新型專利，在申請的過程中因新型專利採取形式審查，通常會先取得專利權，但專利權年限較短；發明專利的專利權期限雖較長，但須經實體審查。專利專責機關基於相同創作不能重複授予二項專利權的原則，一案兩請即為變通之方法。申請人為同一發明同時申請發明專利與新型專利，新型專利通過形式審查後即取得專利權，而當發明專利通過實體審查而可核准時，專利專責機關會通知申請人擇一，使專利權呈接續的狀態延續下去。 這是專利權人在申請專利時，為了讓權利接續常使用的方法。本篇文章即針對一案兩請之申請要件來做探討。
一案兩請申請要件
專利法第 32 條第1項規定：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。」此外，「申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」同條第2項及第3項復有規定。
由上述法條可知一案兩請之發明及新型專利申請案須符合「同一人」、「同日」、「相同創作」、「申請時分別聲明」等要件，才能符合一案兩請的申請規定，以下茲就前述之相關要件分述之：
一、「同一人」：
「同一人」指發明專利申請案與新型專利申請案的申請人需”完全相同”。此外，在審查人員於後續審查發明專利申請案之過程中，依據專利法第32條第2項發出一審查意見通知函於通知申請人限期擇一時，發明專利申請案與新型專利申請案的申請人亦需”完全相同”。另一方面，在發明專利申請案的後續審查過程中（如審查人員對發明專利申請案發出核准審定時及發明專利申請案被核准公告時等時點）發明專利申請案與新型專利申請案的申請人均需”完全相同”。
如發明審定前，發明之申請人已與新型不同，例如僅發明讓與給第三人，此時並無權利接續之適用，且已違反先申請原則(不同人於同日有相同創作)，故專利專責機關會通知申請人協議，協議不成則發明不予專利，新型公告自始不存在。
二、「同日」：
「同日」指屬相同創作之發明與新型之申請日相同；若主張優先權時，發明與新型之優先權日亦須相同。
三、「相同創作」：
「相同創作」指發明專利申請案之某一請求項所請求之發明與已公告新型專利案之某一請求項所請求之發明係為「相同發明」。 此請求項相同之判斷依照擬制喪失新穎性的方式判斷實質相同。然而，一旦兩請求項所請求之發明被判斷並非屬「相同發明」，此該二申請案便無違反「先申請原則」之情事。 如此，發明專利申請案經實體審查並核准公告之發明專利權自無「接續」已公告之新型專利權存在的可能，兩者權利將可以並存。
四、「申請時分別聲明」：
「申請時分別聲明」乃指兩個專利申請案提出申請時，兩個專利申請案均需於各自的申請書中聲明一案兩請。如申請時未分別聲明者，即二案皆未聲明或其中一案未聲明，均不得在申請後補聲明，並依專利法第31條之先申請原則處理。
就以上申請要件簡單舉例
申請人A(同一人)在110年6月1日(同日)同時申請發明專利與新型專利，在二申請案中具有至少一項請求項實質相同(相同創作)，並在二申請案的申請書上分別聲明同時申請發明、新型(分別聲明)，即符合申請要件。
特別要注意一點，在發明專利尚未公告前，必須維持新型專利的有效狀態，因發明專利核准時，新型專利如果處於已消滅或撤銷確定的狀態，專利專責機關即會審定不予發明專利。反之則通知申請人在期限內選擇要保留發明專利或新型專利。
結論
申請人在申請專利時，可以依照自己的需求來選擇適合的申請方式。惟運用一案兩請方式時除需注意申請要件是否符合，另特別注意審查過程中之修正是否對權利範圍有所影響，建議申請人透過專利事務所得到相對應的協助，用以保障申請人的智慧財產權。
參考文章
1.智慧財產月刊第184期P39~P44
2.科技政策研究與資訊中心(科技產業資訊室)/發明新型權利接續制（一案兩請）之議題研析
3.智慧局專利Q&A/一案兩請
程序部 江涵甄 彙編