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403台中市西區忠明南路270號9樓之4

何謂『資訊揭露聲明(Information Disclosure Statement)』

 

        根據美國專利法施行細則 37 C.F.R. §1.56 之規定,申請人有義務對美國專利商標局(USPTO)誠實揭露其所知悉對於專利申請案之可專利性的重要資訊,稱之為資訊揭露聲明(Information Disclosure Statement,IDS)。一般實務上的操作,通常會請申請人及發明人在專利申請時提供其所知悉的相關國外申請案之審查意見書、檢索報告及引證前案,以供代理人以IDS的形式來將資訊呈報給USPTO。

 

我國申請人在申請美國專利後,經常忽略了提供IDS,導致申請時的瑕疵。為此,筆者整理了相關資訊如下:

 

一、何人有義務提供IDS:

雖然所有與專利申請案實質相關的參與人員都負有資訊揭露的義務(如:發明人、申請人、受讓人、工程師、代理人等等),但只需以其知悉的資訊呈報即可,USPTO並未要求申請人於申請專利前特地去檢索或查找是否有與可專利性相關的重要資訊。

 

二、IDS應包含哪些資料:

但其實可專利性的重要資訊 (一般來說,是指那些會讓該專利申請案不符合專利性要件的資訊)除相關國外申請案的審查意見書、檢索報告、引證前案外常見的還有下列3種:

(1)該資訊本身或該資訊與其他資訊結合後,使該專利申請案中的某請求項不具有專利性。

(2)與該申請案相關,但未存於美國專利申請資料庫中的相關美國申請案。

(3)其他,如:報章雜誌、期刊文獻、相關論點等等。

 

另外申請人需注意,若所提供的資訊不是英文,除了提供全文英文翻譯外,USPTO亦接受申請人提供一份英文文件,簡單說明提供的資訊與專利申請案的關聯性;或是提供該專利申請案中可專利性的重要資訊英譯,如:摘要、結論等等。

 

三、提出的時間點及規費:

關於IDS,申請人另要注意的是提出的時間點及規費,相關資訊請參考下表:

 

四、未提交IDS的問題:

再者,請注意在專利申請案審查中,USPTO並沒有權力調查申請人是否有善盡IDS揭露義務。但當專利案件在進行侵權訴訟時,法院擁有完整調查權,會由法院來判定申請人是否善盡義務。若申請人在專利申請過程中,有意誤導或欺騙審查委員,有未揭露或揭露錯誤具有重要性資訊之可歸責意圖,則可能導致該請求項或整件專利均不可行使。

 

五、結論

綜合上述,考慮到費用及其他限制,若申請人知悉其即將要申請的專利有相關可專利性的重要資訊,最好在申請專利時就同時提出供審查委員作參考。若申請人不確定其知悉的資訊是否為可專利性的重要資訊,建議一律先提交給USPTO,由審查委員來判定。為避免導致專利核准後後續侵權訴訟不利影響,申請人應在專利申請中善盡資訊揭露的義務。

 

參考資料:

1、USPTO網站

2、袁仁捷,美國專利申請實務II

 

國外部專員 王中郁 彙編

2020.12.07